淺談發明專利說明書對數值特征的恰當公開

總第177期 李海霞 北京康信知识产权代理有限责任公司 专利代理师發表,[专利]文章

數值特征全面披露的操作優勢

化學領域的發明專利申請常常會涉及各種各樣的數值特征,比如化學產品的組分含量、物化參數,以及化學方法的工藝條件等。為了尋求較大的保護范圍,權利要求一般會采用數值范圍的形式來限定這類特征。而在實質審查過程中,專利申請可能會因新穎性、創造性以及權利要求得不到說明書支持等問題,對上述數值范圍特征進行限縮性的修改。有經驗的專利代理師在撰寫說明書時,會對數值特征進行全面的披露,對其進行覆蓋多層次范圍、多點值的列舉,從而為權利要求的修改留有充分的余地,避免修改超范圍的問題發生。

舉一個簡單的例子。一項專利申請的權利要求為“一種制備化合物A的方法,采用化合物B作為催化劑,其中,基于反應原料,催化劑的用量為0.01 mol%-20 mol%”,該方法所涉及的催化劑用量即為數值范圍限定的特征。

針對制備化合物A的方法,說明書中可以對催化劑化合物B的用量展開詳細描述:“所述催化劑的用量為0.01 mol%-20 mol%,優選為2 mol%-20 mol%,更優選5 mol%-15 mol%,進一步優選7 mol%-13 mol%,具體地,催化劑的用量可以為0.01 mol%、0.1 mol%、0.2 mol%、0.3 mol%、0.4 mol%、0.5 mol%、0.6 mol%、0.7 mol%、0.8 mol%、0.9 mol%、1 mol%、2 mol%、3 mol%、4 mol%、5 mol%、6 mol%、7 mol%、8 mol%、9 mol%、10 mol%、11 mol%、12 mol%、13 mol%、14 mol%、15 mol%、16 mol%、17 mol%、18 mol%、19 mol%、20 mol%。”這樣對催化劑用量的多重優選范圍進行分層次描述,并且盡可能多地披露其中的點值,可以使權利要求中數值特征的修改更容易。

當審查員引用的現有技術公開了15 mol%-20 mol%的催化劑用量時,申請人可以方便地將權利要求中的催化劑用量修改為說明中記載的數值范圍“7-13 mol%”,甚至可以基于說明書中記載的點值“14 mol%”,將數值范圍重構為“0.01 mol%-14 mol%”,當然還可以基于說明書所記載的各數值范圍和點值,重構出各種其他的區別于現有技術的數值范圍。這些修改不會導致超范圍問題。

由此看來,在專利說明書中對于數值特征覆蓋多層次、多點值的披露似乎是十分必要的,這些披露能夠對權利要求的修改構成強有力的支撐。說明書公開的子范圍和點值越多、越細,權利要求數值特征的修改就越靈活、越方便。

數值特征無限制、過細披露的潛在弊端

但是,無限制的、過細的全面披露也未必是恰當的,可能會對申請人的后續專利布局帶來不利的影響。實踐中,申請人在提交專利申請后,隨著研究的進一步開展和深入,其常常希望基于新的研究成果提交后續的專利申請。新的研究成果往往會與已經提交的在先專利申請有著密切的聯系,例如,它可能是在原專利申請所涉及的較寬數值范圍的基礎上,選擇出一個較小的數值范圍,且該數值范圍的選擇帶來了預料不到的技術效果(也即通常所說的“選擇發明”)。

如果新的研究成果產生于在先專利申請提交之日起的一年之內,根據《專利法》對于優先權的規定,在條件允許的情況下,后續專利申請可以考慮要求在先專利申請的優先權,從而保留在先申請的申請日;然而,如果新的研究成果產生在一年之后,那么其非但無法要求在先專利申請的優先權,還可能因為在先申請已經構成抵觸申請或現有技術,而對后續專利申請的新穎性、創造性造成不利的影響。這時候我們就會發現,在先專利申請如果無限制地、過細地披露了各個點值、各層次范圍,那么可能會嚴重影響到申請人后續選擇發明的專利授權。
仍以前述案例為例。申請人新的研究成果發現,化合物A的制備方法僅采用0.02 mol%-0.2 mol%的較少的催化劑用量,卻能夠實現產率的大幅提高,超出了可預料的產率范圍。申請人可以就此研究成果提交一個新的專利申請予以保護。但是,在先專利申請的說明書已經公開了0.2 mol%這一點值,這一過細的公開使得新專利申請中涉及0.02 mol%-0.2 mol%的權利要求喪失了新穎性。

這樣看來,在撰寫專利申請的說明書時,一方面要考慮對實質審查過程中數值特征的修改預留支撐,另一方面也要注意使數值特征的公開盡量不對后續專利申請帶來不利影響。申請人或專利代理師要重視專利申請的規劃和布局,減少和避免因自身披露信息過多、過細而對后續專利申請造成不利后果。

數值特征的恰當公開

考慮到以上兩個方面,說明書如何才能夠做到恰當地公開數值特征呢?

首先,在先專利申請的數值范圍理所應當要進行合理的概括??偟膩碚f,這種合理的概括,可以有梯度地涵蓋“較為穩固的較小范圍”和“競爭對手容易想到的較大范圍”。“較為穩固的較小范圍”是指說明書實施例已充分證明其可實現發明技術效果的數值范圍?;谶@個“較為穩固的較小范圍”,還可以結合發明人對本領域技術的認知,適當地擴展出一個更大的數值范圍在權利要求中請求保護,從而對競爭對手規避專利構成牽制,這個較大的范圍即為“競爭對手容易想到的較大范圍”。相比于前者,這個較大范圍可能沒有那么穩固,因為已有的實驗基礎尚不足以支撐和覆蓋整個較大范圍,當發明相對于現有技術的改進涉及數值特征時,這個較大的范圍可能會被懷疑無法實現發明的技術效果。在這種情況下,說明書對數值范圍特征展開描述時,可以圍繞“較為穩固的較小范圍”展開詳細的點值和不同層次子范圍的詳細列舉;跳出這個范圍,則可以不做過多、過細的點值和子范圍列舉。

我們知道,在化學領域中,創造性和支持問題的論述都離不開實施例對技術效果的證明。那么,為了克服創造性或權利要求得不到說明書支持的問題而對權利要求的數值特征進行修改時,除了要避免超范圍問題之外,還要考慮修改后的數值范圍是否有相應的實施例來支持其技術效果。這樣一來,我們在實質審查過程中對權利要求的數值范圍進行修改時,實際上往往也不會跳出上面所說“較為穩固的較小范圍”(即,實施例充分支持的數值范圍)?;谶@一結論,在說明書中對數值特征展開說明時,大可聚焦于這個“較為穩固的較小范圍”,在該范圍內做出不同層次的子范圍和具體點值的列舉,為實質審查過程中可能的修改做好鋪墊;而對于這個范圍之外的點值和子范圍的詳細列舉,因為利用它們為后續修改提供依據的可能性不大,因而在說明書中進行這類列舉似乎也就并無必要。

仍以前述案例為例。在先專利申請的實施例給出了2 mol%、7 mol%、13 mol%三個點值,那么,可以認為2 mol%-13 mol%這個數值范圍得到了實施例的充分證明,是“較為穩固的較小范圍”。申請人或專利代理師在提交專利申請時,可以基于這個較小范圍并結合對本領域技術的認知,擴展出一個競爭對手可能會想到的較大的數值范圍“0.01 mol%-20 mol%”,在權利要求中對其進行保護。在說明書中展開描述時,建議聚焦于2 mol%-13 mol%這個小范圍,盡可能多地列舉點值和優選子范圍,而不對該范圍之外的其他點值或子范圍做過多公開。當審查員指出新創性或支持問題時,可以依據說明書將數值范圍修改為2 mol%-13 mol%或是其間的適當范圍,并基于實施例的公開來證明創造性或者論述修改后的權利要求能夠得到說明書的支持。即便申請人的后續專利申請涉及0.02 mol% -0.2 mol%這個更小范圍的選擇發明,也不會因在先專利申請的過度公開而對其新穎性和創造性造成影響。相反,如果在先專利申請在上述“較為穩固的較小范圍”之外也進行了過細的數值公開(例如,如果公開了0.02mol%、0.2mol%),不僅不會給在先申請的專利授權帶來實質性幫助,還可能影響到后續專利申請的授權。

當然,如果對于在先專利申請的技術,申請人已經不計劃進行后續的研發投入和專利布局,那么也就不需要顧慮上述說明書對數值特征進行過度公開的問題。并且,為了在一定程度上阻擋競爭對手在該專利申請的基礎上做出其自身的專利布局,反而可以在更大的數值范圍內對各層次子范圍和點值做出盡可能多的詳細公開,避免競爭對手基于選擇發明獲得專利。
總的來說,說明書對數值特征的公開,應當基于至少兩個方面的考慮:其一,要考慮對后續權利要求中數值范圍的修改構成足夠的支撐;其二,要基于申請人的研發和專利規劃,為后續專利申請留出余地,避免對后續專利申請的新穎性和創造性造成不利影響。如果申請人對其專利技術仍有后續的研發計劃,那么,說明書的撰寫可僅聚焦于實施例充分支持的數值范圍,在該范圍之內,盡可能多地列舉優選子范圍和具體點值,在該范圍之外,不必做過多、過細的子范圍和具體點值的公開。

實踐中,考慮到技術方案的多樣性和復雜性以及研發的不同進展程度,專利申請的撰寫不可能具有放之四海而皆準的思路和模式。專利代理師要根據案件的具體情況,與申請人和發明人針對技術方案本身、現有技術狀況、已有的實驗基礎以及將來的研發規劃進行充分溝通,形成合適的撰寫思路,在權利要求中請求恰當的范圍保護、在說明書中做出恰當的公開。



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